방법의 발명과 특허권 소진

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이헌 (창원지방법원)

저널정보: 사법발전재단 사법 사법 제1권 제48호

발행연도: 2019.1

수록면: 115 - 168 (54page)

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특허권 소진 이론은 특허법 규정의 기계적인 적용으로 인한 문제를 해결하기 위해 세계 각국의 판례와 학설을 통해 오랜 시간에 걸쳐 형성된 특허법 체계의 대표적인 법원칙 중 하나이다. 특허권 소진 이론은 개념상 특허권자에 의해 특허 제품이 유통되는 대부분의 경우에 문제 될 수 있기에 그 적용 범위가 매우 광범위하다고 할 수 있고, 실무상으로도 관련된 많은 쟁점들이 오랜 세월에 걸쳐 논의되어 왔다. 나아가 최근 과학 기술의 발전 속도가 비약적으로 증가함에 따라 더욱 다양한 유형의 특허 제품들이 등장하고, 그들에 대한 여러 형태의 거래가 증가하면서, 특허법 체계에서 특허권 소진 이론이 문제 되는 영역은 급격히 확대되고 있다. 그럼에도 불구하고, 국내에서는 그동안 몇몇 하급심판결에서 특허권 소진 문제를 다루었을 뿐, 특허권 소진에 관한 법리를 정면으로 설시한 대법원 판례는 존재하지 않았다. 그런데 최근 선고된 대법원판결은 특허권 소진의 인정 요건과 그 근거, 방법발명에 대한 특허권 소진 여부 등에 관하여 명시적으로 설시하고 있어 주목을 끌고 있다. 특허된 방법이 물건 또는 장치와 동일한 방식으로 판매되는 것은 아니지만, 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것은 가능하다. 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 되므로, 특허권 소진 이론의 근간이 흔들릴 수 있다. 이러한 이유에서 대법원은 어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면 그 물건의 판매로 방법발명의 특허권이 소진될 수 있음을 분명히 하고 있다. 나아가 어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단하여야 한다고 판시하고 있다. 이처럼 대상판결은 방법발명의 경우에도 특허권이 소진될 수 있음을 분명히 하고, 특허권이 소진되기 위한 요건과 구체적인 판단 기준에 대해서도 상세히 판시하고 있어 큰 의의가 있다고 사료된다.

The doctrine of patent exhaustion is one of the typical law principles in the patent system which has been formed over time through case precedents and doctrines to solve problems caused by mechanically applying the patent law. Conceptually, the doctrine of patent exhaustion may become a problem in most cases where patented products are distributed by the patent holders. Thus, the scope of application is extensive and a variety of issues related to the limitation of the doctrine of patent exhaustion have been discussed for a long period of time. Furthermore, with the rapid development of science and technology, various types of patented products are emerging and their transactions are increasingly becoming more complex. Accordingly, the areas in which the patent exhaustion doctrine is discussed are rapidly expanding in the context of the patent system. Although there have been a few lower court decisions holding that a method patent may be exhausted in certain circumstances, there has been no Supreme Court decision squarely dealing with the doctrine of patent exhaustion in Korea. But the Supreme Court of Korea has received a great deal of attention following its recent decision on the requirements and rationals of the patent exhaustion, and the exhaustion of method patent claims. A patented method may not be sold in the same way as is an article or device, but methods nonetheless may be “embodied” in a product. The indiscriminate exclusion of method patents from the subject of the patent exhaustion would seriously undermine the essence of the patent exhaustion doctrine, because patent holders seeking to avoid patent exhaustion could simply draft their patent claims to describe a method rather than a product or an apparatus. For this reason, the Supreme Court of Korea clearly held that the sale of an item that substantially embodies the method invention can exhaust the method patent. Moreover, the Court held that determining whether the product “substantially embodies” a method patent or not must be made by comprehensively considering: (a) whether the product has no reasonable non-infringing use other than to practice a patent; (b) whether it has the core of the technological idea on which the peculiar solution of the invention is based; and (c) the proportion of the process whose operation is enabled through the product in the entire process of a method patent. I think this decision is of great significance because it cleared patent rights may be exhausted even in method patent claims and held the requirements and the specific criteria of patent exhaustion.

#특허권 소진 이론 #특허법 체계 #특허권자 #방법발명 #특허된 방법 #특허청구항 #실질적인 구현 #비침해 용도 #기술사상의 핵심 #공정에서 차지하는 비중

참고문헌 (25)

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송영식 / 2013 / 송영식 지적소유권법 / 육법사

정상조 / 2010 / 특허법 주해Ⅰ / 박영사

조영선 / 2015 / 특허법 / 박영사

강명수 / 2016 / 특허법 제127조의 해석 기준에 관한 연구 / 지식재산연구 11(4):39~68

강헌 / 2018 / 방법발명의 특허권 소진 -일본 잉크카트리지 사건(知財高判平成18・1・31)을 중심으로- / 아주법학 12(2):242~259

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